Valitus menestyi markkinaoikeudessa – ICEPEAK-tavaramerkkien ja ICESHOE-merkin välillä sekaannusvaara

Properta edusti onnistuneesti L-Fashion Group Oy:tä (Luhta) valitusasiassa markkinaoikeudessa (MAO:285/2024, ei vielä lainvoimainen). Hallinnollisessa tavaramerkkiväiteasiassa oli kyse ICEPEAK-tavaramerkkeihin liittyvien oikeuksien puolustamisesta.

Luhta vastusti  ICESHOE-kuviotavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, koska Luhta katsoi haetun tavaramerkin aiheuttavan sekaannusvaaran sille aikaisemmin rekisteröityihin ICEPEAK sana- ja kuviotavaramerkkeihin. Tarkastelun kohteena olleet merkit kattoivat muun muassa tavaramerkkiluokkaan 25 sisältyvät samankaltaiset jalkineet. Väite perustui lisäksi siihen, että aikaisemmat ICEPEAK-tavaramerkit olivat saavuttaneet vahvistuneen erottamiskyvyn käytön kautta. 

Vaikka valituksen kohteena olevan väiteasian ensimmäisenä asteena ratkaissut Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli päätöksessään täysin oikein katsonut ICEPEAK-tavaramerkkien erottamiskyvyn vahvistuneen, oli se päätynyt siihen, ettei merkkien välillä ollut sekaannusvaaraa ja hylkäsi väitteen. Markkinaoikeudessa päätös kuitenkin kumottiin ja asia palautettiin ICESHOE-rekisteröinnin kumoamista varten. Markkinaoikeus katsoi, että sen lisäksi, että aikaisemmat ICEPEAK-tavaramerkit olivat lähtökohtaisestikin normaalisti erottamiskykyisiä, olivat ne saavuttaneet vahvistuneen erottamiskyvyn käytön kautta. Näin ollen niitä suojataan tavanomaista laajemmin. Lisäksi keskivertokuluttajan katsottiin kiinnittävän pääsääntöisesti enemmän huomiota tavaramerkin alkuosaan kuin loppuosaan ja kuluttajalla katsottiin yleensä olevan tavaramerkistä epätäydellinen muistikuva, jolloin merkkien eroavaisuudet eivät riittäneet poistamaan sekaannusvaaraa. Lisäksi asiassa arvioitiin useita muita osatekijöitä, kuten väitteen kohteena olleeseen merkkiin sisältyneen sanan ”shoe” kuvailevuutta jalkineille.

Markkinaoikeuden päätös on linjassa EU:n vakiintuneen ennakkoratkaisukäytännön (mm. C-39/97 Canon ja C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer) kanssa ja noudattaa siten myös tavaramerkkioikeudellista pääsääntöä siitä, että tavaroiden merkittävän samankaltaisuuden voi korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien vähäisempi samankaltaisuus ja päinvastoin. Myös käytön kautta vahvistuneella erottamiskyvyllä on tosiasiallinen merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Markkinaoikeuden päätös korostaakin sitä, että tavaramerkin haltijan kannattaa panostaa tavaramerkkiasioissa näyttöön myös käytön kautta kohonneen erottamiskyvyn osoittamiseksi.