Properta edusti menestyksekkäästi Halvaa markkinaoikeudessa

Tavaramerkkiväitettä koskeneessa valitusasiassa (2020/284, ei vielä lainvoimainen) arvioitiin hakijana olleen Orkla Confectionery & Snacks Ab:n (Orkla) vilpillistä mieltä tavaramerkin hakemishetkellä. Riidan kohteena ollut tavaramerkkihakemus liittyi Orklan pyrkimykseen saada yksinoikeus mustaan kuviomerkkiin, joka vastaa siluetiltaan lakritsituotteen seitsensakaraista ns. kukkamaista tai piparkakkumaista muotoa.

Orkla jätti kuviota koskevan tavaramerkkihakemuksen 8.10.2018 Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) ja vain neljä päivää hakemuksen jälkeen Orkla pyrki kieltämään Halvaa käyttämästä vastaavaa kuviota ja siihen perustuvaa lakritsituotteen muotoa, jotka olivat Halvalla käytössä sen lakritsituotteissa ja niiden pakkauksissa.

Orklan asiamiehen kieltokirjeessä vaadittiin Halvaa poistamaan käyttämänsä kuvio tuotteista ja niiden pakkauksista sekä lopettamaan kyseessä olevien tuotteiden myynti ja markkinointi. Lisäksi kirjeessä viitattiin Orklan kyseessä olleeseen kuviotavaramerkkihakemukseen, jota vastaan Halva kuitenkin jätti väitteen, koska se muun muassa katsoi Orklan toimineen vilpillisessä mielessä hakemuksen jättöhetkellä. PRH ratkaisi väiteasian Halvan hyväksi vahvistaen Orklan toimineen vilpillisessä mielessä, mutta Orkla valitti päätöksestä vielä markkinaoikeuteen.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei tule rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt hakemuksen vilpillisessä mielessä. Vilpillisen mielen arvioinnin osalta aikaisemmassa EU:n oikeuskäytännössä on katsottu, että huomioon on otettava muun muassa se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää kolmatta jatkamasta tällaisen aikaisemman merkin käyttöä, ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (’Lindt’ C-529/07). Lisäksi on katsottu, että arvioinnissa voidaan huomioida riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi (’Luceo’ T-82/14). Arvio on aina yksittäistapauksen kokonaisarviota, jossa otetaan huomioon kaikki asiassa käsillä olevat merkitykselliset olosuhteet.

Arvioituaan asian kokonaisuutena myös markkinaoikeus ratkaisi asian Halvan hyväksi. Se katsoi päätöksessään, että oli pidettävä selvänä, että Orkla oli rekisteröintihakemusta tehdessään tiennyt Halvan aiemmasta käytöstä eikä Orkla ollut myöskään kiistänyt asiaa. Lisäksi tapahtumien aikajärjestys osoitti, että Orklan hakemukseen oli vaikuttanut pyrkimys estää Halvaa jatkamasta merkin käyttöä.

Huomionarvoista oli myös se, että markkinaoikeus otti kokonaisarviossaan huomioon muun muassa Orklan aikaisemmat 3D-ulkoasutavaramerkit sekä kuviomerkit, jotka muistuttavat riidanalaista tunnusta niiden päätyosan (seitsenreikäisen) siluetin ulkoreunojen osalta, mutta katsoi niiden olevan kokonaisuutena erilaisia verrattuna väitteen kohteena olleeseen kuviomerkkiin. Lisäksi se katsoi seitsenreikäisen siluetinkin olevan yksinkertainen kuvio, joka voi viitata myös tuotteen ulkomuotoon. Orkla ei antanut asiassa vakuuttavaa selvitystä siitä, että se olisi käyttänyt vastaavaa tunnusta ennen Halvaa tai että sillä olisi kuvioon sitä parempi oikeus tai hakemuksen jättämiseen hyväksyttävä syy. Orklan toimittaman käyttönäytön markkinaoikeus katsoi niin ikään koskevan muuta käyttöä kuin väitteen kohteena olevan kuviomerkin käyttöä tai käyttöä tavaramerkinomaisesti, vaan pikemminkin kuvaamaan tuotteen ulkomuotoa – eikä Orkla toimittanut asiassa muuta selvitystä täysin identtisen kuvion käytöstä tai sen valmistelusta Orklan omassa liiketoiminnassa tavaramerkinomaisesti ennen hakemusta tai vuoden 2018 jälkeenkään. Markkinaoikeus katsoi, että rekisteröintiä haettiin pikemminkin Orklan aikaisempien tavaramerkkien suojan vahvistamiseksi kuin perustellusta kaupallisesta intressistä lähtöisin, joten Orklan katsottiin toimineen vilpillisessä mielessä. Orkla myös velvoitettiin korvaamaan Halvan oikeudenkäyntikulut asiassa.

Ratkaisu toimii osaltaan hyvänä muistutuksena myös muille tavaramerkinhaltijoille siitä, että aikaisempien tavaramerkkirekisteröintien suoja-alaa laajentamaan tarkoitettujen tavaramerkkihakemusten merkitystä on syytä harkita ensisijaisesti liiketoiminnan tarpeista lähtöisin. Lisäksi on hyvä varmistaa, että tätä tarkoitusta osoittavaa näyttöä on saatavilla. Mikäli tätä ei pystytä osoittamaan, ja tavaramerkkihakemus tehdään pääasiassa kolmansien aiempaan käyttöön puuttumiseksi sekä puuttumista koskevat toimenpiteet tehdään hyvin lähellä hakemuspäivää, on olemassa riski siitä, että haettua tavaramerkkiä vastaan voidaan tehdä väite ja rekisteröintiä voidaan vaatia kumottavaksi vilpilliseen mieleen vedoten.