Odotettu Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu tavaramerkkiasiassa

Veden hiilihapotuslaitteiden ja niissä käytettävien hiilidioksidipullojen markkinoita Suomessakin pitkään hallinnut SodaStream haastoi Mysoda Oy:n tavaramerkinloukkauksesta markkinaoikeuteen (MAO:465/17) vuonna 2017. Riita liittyy tyhjien hiilidioksidipullojen täyttämiseen ja uudelleen merkitsemiseen. Siinä on lisäksi kyse tavaramerkinhaltijan oikeudesta perustellusta syystä vastustaa tavaramerkin käyttöä tavaramerkkioikeuden sammumisesta huolimatta. Markkinaoikeuden välituomioon liittyvä valitus on tällä hetkellä korkeimman oikeuden käsiteltävänä. Korkein oikeus pyysi asiassa Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) ennakkoratkaisua. Ratkaisu saatiin 27.10.2022 julkisasiamiehen toukokuussa antaman ratkaisuehdotuksen jälkeen. EUT:n ennakkoratkaisua on käsitelty muun muassa IPR University Centerin tuoreessa artikkelissa. Properta edustaa Mysodaa tavaramerkkiriidassa.

Kyseisessä ennakkoratkaisuasiassa (C-197/21) oli kyse siitä, sovelletaanko tavaroiden rinnakkaistuontia koskeneessa ratkaisukäytännössä (C-427/93, C-429/93 ja C-436/93) syntyneitä ns. Bristol-Myers Squibb -kriteereitä (”BMS-kriteerit”) ja erityisesti yhtä kriteereistä – eli välttämättömyysedellytystä – yhden jäsenvaltion sisäiseen tilanteeseen, jossa veden hiilihapotuslaitteessa käytettävä tyhjentynyt hiilidioksidikaasupullo täytetään uudelleen ja aikaisempi etiketti korvataan tämän täyttäjän etiketillä. Tässä tilanteessa hiilidioksidipullon alun perin liikkeelle laskeneen tahon (SodaStream) tavaramerkkioikeus pullossa oleviin tavaramerkkeihin katsottiin sammuneeksi. SodaStream kuitenkin väitti asiassa, että BMS-kriteerien ja ainakin välttämättömyysedellytyksen soveltaminen estäisi sen liikkeelle laskemien hiilidioksidipullojen muovietiketin vaihtamisen uudelleentäytön yhteydessä lähtökohtaisesti kokonaan. Näin ollen myöhempi täyttäjä ei voisi ilmaista identiteettiään kuluttajille omassa etiketissään tavaramerkein tai muin tiedoin.

SodaStreamin väitteet eivät menestyneet. EUT ei katsonut, että asiaa tulisi ratkaista BMS-kriteerien nojalla tai että niitä tulisi soveltaa osittainkaan asian arviointiin. EUT päätyi päätöslauselmassaan jopa suoraan siihen lähtökohtaan, että uudelleenkäytettäviksi tarkoitetut tavarat voidaan tietyin edellytyksin täyttää ja uudelleen merkitä siten, että markkinoille saattajan alkuperäisellä tavaramerkillä varusteltu etiketti on korvattu uusilla merkinnöillä, mutta alkuperäinen tavaramerkki (pullon kaiverrus) on jätetty näkyviin. Julkiasiamies Giovanni Pitruzzella puolestaan totesi ratkaisuehdotuksessaan, että uudelleen pakkaaminen vaikuttaa jo lähtökohtaisesti välttämättömältä, jotta uudelleen täytettäviä pulloja voidaan käyttää niiden tarkoituksen mukaisesti ja jotta riippumattomilla toimijoilla on pääsy jälkimarkkinoille. Tämä tulkinta on oleellinen lähtökohta kiertotalouden toteutumisen varmistamiseksi, kun kyse on hiilidioksidipulloista, jotka on tarkoitettu lukuisia kertoja uudelleen täytettäviksi ja voivat kiertää markkinoilla kymmeniä vuosia. Kun kielto-oikeuden syntyminen on tavaramerkkioikeuden sammumisen jälkeen poikkeus tavaramerkin käytön lähtökohtaista sallittavuutta koskevaan pääsääntöön, tulee tällaisessa tilanteessa merkinhaltijan kielto-oikeutta koskevan tulkinnan olla mahdollisimman rajoittava.

EUT päätyi ennakkoratkaisussaan siihen, että asia tulee ratkaista sitä lähempänä olevassa EUT:n Viking Gas -ennakkoratkaisussa (C-46/10) esitetyn tulkintaohjeen perusteella. EUT vielä täsmensi aikaisempaa oikeusohjettaan. Sen perusteella voidaan huomata, että tavaramerkinhaltijan ja jälleenmyyjän eli uudelleentäyttäjän taloudellista yhteyttä koskeva perusteltu syy vastustaa uudelleen pakkaamista poistuu, kun kuluttajat ymmärtävät yhtäältä hiilidioksidikaasupullojen jakelukäytännöt ja toisaalta pulloissa olevat merkinnät ovat niille selkeitä ja yksiselitteisiä. Arvioitaessa pullojen merkinnöistä saatavaa kyseistä mielikuvaa on EUT:n mukaan otettava huomioon myös kyseisen alan jakelukäytännöt ja kuluttajien tietämyksen taso näistä käytännöistä.

Suomessa tyhjiä hiilidioksidikaasupulloja on mahdollista vaihtaa täysiin lähes kaikissa suurimmissa kauppaketjuissa. Lisäksi Suomessa on toiminut jo vuosia eri tavaramerkeillä toimivia uudelleentäyttäjiä, joista suuri osa käyttää uudelleen täyttämissään hiilidioksidikaasupuolloissa oman brändinsä mukaista etikettiä. Myös SodaStream itse on merkinnyt muiden toimijoiden (ml. Mysoda, Linde ja Viking Soda) liikkeelle laskemia ja SodaStreamin uudelleen täyttämiä hiilidioksidipulloja oman SodaStream-brändinsä mukaisella etiketillä, vaikka vastaavan Mysodan pinkin brändietiketin käyttö katsottiin markkinaoikeuden välituomiossa kielletyksi. Markkinaoikeus oli välituomiossaan katsonut nyt vain Mysodan pelkistetymmän eli ns. blanko-etiketin käytön sallituksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu tulee tarjoamaan viimein selvyyden siihen, katsotaanko uudelleentäyttäjän kiinnittämän etiketin ja uudelleentäyttäjän tavaramerkin sisällyttämisen etikettiin aiheuttavan kuluttajissa sekaannusta uudelleentäyttäjän sekä pullon pinnan kaiverruksista ilmenevän tahon (ensimmäisen liikkeellelaskijan tavaramerkin haltijan) välisestä taloudellisesta yhteydestä – vai onko Suomessa hiilidioksidipullojen jakelukäytänteiden ja sanottujen pullojen merkintöjen perusteella mahdollista ymmärtää, että vuosikausiksi kiertoon tarkoitetulla hiilidioksidipullolla ja siihen kulloinkin uudelleen täytetyllä kaasulla on eri alkuperät.