Minkälainen käyttönäyttö riittää estämään tavaramerkin menettämisen käyttämättömyyden perusteella?

Kirjoitimme tammikuussa 2019 (Tavaramerkin käyttöpakko ja case ’BIG MAC’ – mikä meni vikaan? | Properta) EU:n tavaramerkkiviraston EUIPO:n päätöksestä, jolla McDonald’sin vuonna 1998 rekisteröity EU-tavaramerkkirekisteröinti BIG MAC määrättiin menetettäväksi, kun EUIPO ei katsonut sille toimitettua käyttönäyttöä riittäväksi.

McDonald’s valitti EUIPO:n mitätöintiosaston päätöksestä ja valituslautakunta kumosi mitätöintiosaston päätöksen osittain mm. liha- ja kanatuotteiden ja liha- ja kanavoileipien sekä ruoan ja juoman jakeluun ja noutoruokien valmistukseen liittyvien palveluiden osalta. Alun perin BIG MAC -tavaramerkin menettämistä hakenut irlantilainen Supermac’s (Holdings) Ltd kuitenkin valitti EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä edelleen EU:n yleiseen tuomioistuimeen ja vaati, että päätöstä tulisi muuttaa siten, että BIG MAC -tavaramerkkirekisteröinti määrättäisiin menetetyksi muiden paitsi lihavoileipien ja niihin liittyvien palvelujen osalta.

Yleinen tuomioistuin antoi 5. kesäkuuta 2024 päätöksensä ECLI:EU:T:2024:360, jolla se osin kumosi ja muutti valituslautakunnan päätöksen siten, että BIG MAC -tavaramerkki katsottiin kumotuksi kanavoileipien ja siipikarjasta valmistettujen tuotteiden osalta, vaikka McDonald’s esittikin esimerkiksi erilaista markkinointimateriaalia, menutauluja, tv-mainosten ja somemarkkinoinnin otteita, joista ilmeni mm. BIG MAC -merkin käyttö kanahampurilaisille Ranskassa.

Yleinen tuomioistuin katsoi, ettei McDonald’sin vetoama aineisto kuitenkaan osoittanut mm. myyntimääriä, käyttöajan pituutta tai sitä, kuinka usein ja laajasti merkkiä oli käytetty tai mitkä olivat merkillä varustettujen tuotteiden hinnat. McDonald’sin vetoaman näytön ei siten katsottu riittävän osoittamaan, että BIG MAC -tavaramerkin käyttö kanavoileiville ja siipikarjasta valmistetuille tuotteille sekä niihin liittyville palveluille olisi ollut merkin tosiasiallista käyttöä.

Päätös on tärkeä muistutus kaikille tavaramerkinmerkinhaltijoille siitä, ettei tosiallinen käyttö pelkästään riitä, vaan käytöstä ja sen laajuudesta kuten myyntivolyymeistä voidaan tarvita todisteita, joita on siten hyvä pyrkiä säännönmukaisesti tallettamaan.